NOÇÕES GERAIS DA MARCA DE PRODUTO OU SERVIÇO

Denise Bartel Bortolini[1]

RESUMO

Este artigo tem por objetivo o estudo das noções gerais acerca do sinal distintivo do produto ou serviço, ou seja, da marca.

A marca do produto ou serviço está cada vez mais presente na vida dos consumidores, dando segurança aos mesmos, seja para identificar a origem, ou qualquer outro elemento importante para o consumidor, coibindo a prática da concorrência desleal.

A marca do produto ou serviço está regulada pela Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial e está sendo objeto de discussões cada vez mais presentes no judiciário.

 

Palavras-chave: Marca. Produto. Serviço. INPI. Registro.

 

1.  INTRODUÇÃO

A marca de produto ou serviço está protegida pelo ramo jurídico do direito industrial, com origem na Inglaterra, em 1623.

No Brasil, a matéria está regulada pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, denominada de Lei da Propriedade Industrial, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

De todo o ramo do direito industrial, destaca-se a marca do produto ou serviço –  relacionado ao presente estudo, que é o direito dos empresários da proteção dos sinais distintivos de seus produtos ou serviços, juntamente com as regras fundadas em preceitos de lealdade competitiva.

As noções gerais da marca de produto ou serviço, que é um bem industrial, definida como sinal característico, suscetível de percepção visual, que identifica, de forma direta ou não, produtos ou serviços – e objeto de discussões no judiciário, serão abordadas no discorrer deste artigo.

 

2. CONCEITO

 

Marca de produto ou serviço, possui a sua conceituação na própria Lei n° 9.279/96, no inciso I do artigo 123, que possui a seguinte redação:

Art. 123 – Para os efeitos desta lei, considera-se:

I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

Conforme Mazzafera (2003, p.71), ?É o sinal ou expressão destinado a individualizar os produtos ou serviços de uma sociedade ou firma individual, identificando-os.?

Assim, tem-se:

– Marca de indústria: utilizada pelo produtor industrial, com a finalidade de distinguir seus produtos;

– Marca de comércio: utilizada pelo empresário, com a finalidade de distinguir seus artigos ou mercadorias;

– Marca de serviço ? utilizada pelo prestador de serviços, entidades ou empresas, com a finalidade de distinguir seus serviços ou atividades.

A marca, identificadora de produtos e serviços, não deve ser confundida com outros designativos presentes na empresa, como por exemplo, o nome comercial.

 

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO E FUNÇÕES DA MARCA

 

São as seguintes as formas de apresentação da marca:

1) Nominativa: Quando apresentada por denominações, palavras, vocábulos, junção de letras, algarismos, entre outros, deste que estes elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa. Ex.: Revista Direito de Empresa, FIAT, TELEFONICA, etc.

2) Figurativa: Quando apresentada por um desenho, imagem, figura ou qualquer outra forma fantasiosa de letras e número isoladamente. Ex.: gravatinha da Chevrolet, estrela da Mercedes Benz, o logotipo da Volkswagen, a concha da Shell (petróleo), etc.

3) Mista: Quando apresentada sob a forma nominativa e figurativa. Ex.: a forma como se apresenta escrita a palavra Coca-Cola, Nescafé, Nestle, etc.

4) Tridimensional: Quando apresentada pelo formato de produto ou de embalagem, cujo modelo tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de efeito técnico.

Estas formas de apresentação são classificações doutrinárias, porém inúteis para fins jurídicos, pois qualquer ser seja sua forma de apresentação, a proteção da marca é idêntica.

Tem-se ainda que marca é gênero, sendo a expressão ou sinal de propaganda a espécie.

Segundo Mazzafera (2003, p. 72),

Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidade de produtos, mercadorias ou serviços, ou atrair a atenção dos consumidores e usuários.

Deste ensinamento, extrai-se, por exemplo, que a palavra que dá nome ao refrigerante é a marca, mas a forma como esta palavra é escrita é uma expressão ou sinal de propaganda.

A marca tem como função, além da individualização do produto, a proteção contra a concorrencial desleal.

Isto porque o consumidor, ao procurar um produto através da marca, tem conhecimento de tal, seja da sua origem, seus responsáveis, entre outras coisas.

 

4. DO REGISTRO DA MARCA

 

Uma marca, para ser registrada, deve ter seu pedido endereçado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ? INPI, além de preencher os requisitos da novidade, originalidade e licitude, este último, por sua vez, tem-se que a marca tem a obrigatoriedade de obedecer os preceitos da lei como os preceitos morais.

O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, reunindo-as segundo o critério de afinidade, sendo que a marca protegida se restringe à classe a que pertence, tendo o titular da marca, o direito exclusivo de exploração da sua marca registrada, dentro do limite da classificação determinada pelo INPI, podendo outro titular utilizar-se de marca idêntica ou semelhante, desde que em atividade enquadrada em outra classe.

Mas para essa regra há exceção e está disposta no artigo 125 da Lei 9.279/96, onde uma marca considerada de alto renome terá sua proteção em todas as classes. Mas, o que é uma marca considerada de alto renome?

Pode-se considerar uma marca de alto renome àquela que é facilmente identificada pelo grande público, por sua tradição e qualificação no mercado, condição esta que aumenta sua esfera de proteção a todas as classes de atividades.

Mas para que isso ocorra, obrigatória é a comprovação dessa condição junto ao INPI quando da formulação do pedido na esfera administrativa.

A comprovação pode se dar através de qualquer prova lícita, inclusive trazendo informações relevantes que expliquem esta proteção especial, como exemplo, pesquisas de mercado que comprovem que o produto se encontra em posição privilegiada do tipo ?top of mind?.

A condição de marca de alto renome, até o início de 2004, só podia ser reconhecida através do judiciário, por não existir regulamentação administrativa da norma legal, situação alterada com a Resolução nº 110/04.

Coelho (2002, p. 91) apresenta o seguinte:

O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é ato discricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado. Uma vez registrada a marca nesta categoria, o seu titular poderá impedir o uso de marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo da atividade econômica.

Descata-se que a condição de marca de alto renome tem seu prazo de 05 (cinco) anos, tendo o titular que sujeitar-se a um novo pedido de reconhecimento ao INPI.

Mas há também sinais que não podem ser registrados como marca e que compõem um rol extensivo, disposto no artigo 124 da Lei nº 9.279/96, conforme segue:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I – brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II – letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III – expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV – designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V – reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII – cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X – sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI – reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII – reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII – nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV – reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII – obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII – termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX – dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII – objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

São 10 (dez) anos o tempo de duração de registro de marca, contados a partir da concessão, podendo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, sendo que a prorrogação deve ser requisitada pelo interessado sempre no último ano de vigência do registro.

O pedido de prorrogação há de ser formulado durante o transcorrer do último ano de vigência do registro da marca, acompanhado do comprovante de pagamento da retribuição devida. Decorrido tal prazo, dar-se-á ao titular ainda um prazo de graça de seis meses, contados do dia seguinte do término de duração do registro, para postular em prorrogação, mediante o pagamento de um valor adicional à retribuição correspondente.

A prorrogação, para ser concedida, deverá observar rigorosamente os requisitos do art. 128 da Lei 9.279/96 quanto à legitimidade da pessoa requerente da marca de produto ou serviço, como também quanto à continuidade do exercício efetivo e lícito da atividade para a qual a marca foi registrada.

A marca, regularmente pedida ou registrada, poderá ser objeto de contrato de cessão, devendo o cessionário satisfazer os mesmos requisitos legais exigidos para o cedente quando do depósito primitivo.

Cessão, em linhas gerais, é o contrato a título oneroso ou gratuito pelo qual a pessoa cede ou transfere a outrem, direitos ou bens que lhe pertencem.

A cessão deverá, ainda, abranger todos os registros ou pedidos de depósitos, existentes em nome do cedente, de marcas iguais ou assemelhadas, correspondentes aos mesmos produtos ou serviços.

Não atendida tal exigência, serão cancelados os registros ou arquivados os pedidos que não constarem do instrumento de cessão.

Dar-se-á, também, a transferência de titularidade de marca, depositada ou registrada, por incorporação, cisão ou fusão de empresas, sucessão legítima ou testamentária, ou determinação judicial.

 

 

5. QUEM PODE REQUERER O REGISTRO DA MARCA?

Encontra-se legitimada para requerer o registro de marca toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, de direito público ou privado.

As pessoas ou entidades de direito privado só podem requerer o registro de marca relativa à classe de atividade econômica que exerçam efetiva e licitamente. Isto é, deverá existir perfeita compatibilização entre o ramo de atividade do depositante e os produtos ou serviços reivindicados no pedido.

De notar-se que a lei acolheu o princípio da especificidade, restringindo a proteção jurídica, conferida à marca registrada, aos produtos ou serviços correspondentes à classe de atividade de seu titular.

A pessoa de direito privado poderá requerer o registro de marca por si ou por intermédio de empresa que controle, direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, tal condição, sob as penas da lei.

O registro de marca extingue-se quando:

a)  expirado o prazo de vigência, sem o devido pedido de prorrogação do registro no término do prazo decenal.

Extinto o registro, ao titular se abrem dois caminhos para recuperar a marca perdida: redepositá-la, caso não haja anterioridade impeditiva, ou, na existência desta, comprovar que, na data da prioridade ou do requerimento da marca alheia, há no mínimo seis meses, fazia, de boa fé, uso do mesmo signo marcário para assinalar ou certificar produto ou serviço igual, similar ou afim, usufruindo, destarte, do direito de precedência ao registro, garantido pelo art. 129, §1º da LPI.

b)  houver a renúncia expressa do seu titular ou sucessor, a qual poderá ser total ou parcial no tocante aos produtos ou serviços distinguidos pela marca.

Sabe-se que a renúncia é o abandono ou a desistência voluntária de um direito que se tem sobre um bem, material ou imaterial.

c)  caducar o registro.

O registro, validamente concedido, assegura ao seu titular o direito de propriedade e uso exclusivo da marca para certificar, identificar ou distinguir os produtos ou serviços constantes do certificado. Daí se há de concluir que a plenitude do direito só é alcançada com o registro da marca, mais o seu uso efetivo e comprovado, conforme concedida e para fins correspondentes.

Assim, se o titular não comprovar o uso efetivo e regular da marca, para os fins para que fora concedida, nos prazos prefixados na lei, ficará sujeito ao procedimento de declaração de caducidade e extinção do registro, previstos nos arts. 143 a 146 da Lei n° 9.279/96.

d)  a pessoa domiciliada no exterior não constituir e manter procurador domiciliado no Brasil, nos termos do art. 217 da Lei nº 9.279/96.

A pessoa domiciliada no exterior encontra-se obrigada a constituir e manter procurador domiciliado no Brasil, outorgando-lhe poderes para representá-la perante a administração pública ou judiciária, e inclusive receber citações, notificações ou intimações, sob pena de extinção sumária do registro de marca.

 

6. DIREITOS QUE PROTEGEM

 

A proteção conferida pelo registro assegura os seguintes benefícios ao titular da marca ou ao depositante: o direito de ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso; e zelar pela sua integridade material ou reputação.

Cessão de marca é o ato pelo qual a pessoa titular cede transfere a outrem todos os direitos que detém sobre uma marca, regularmente registrada ou depositada.

Licença para uso de marca é autorização ou permissão dada pelo titular que terceiro faça uso de marca registrada ou pedida.

Zelar pela integridade material da marca é o direito que o titular tem de cuidar, vigiar e evitar que a reputação de sua marca seja abalada ou prejudicada no mundo dos negócios.

A proteção de que cuida a lei vigente, abrangem o uso da marca em quaisquer papéis, impressos, propagandas, e documentos relativos a atividades de seu titular.

Conforme artigo 132 da Lei n° 9.279/96, o titular da marca não poderá impedir que terceiros façam uso de sua marca registrada em quatro hipóteses distintas:

1ª – Não poderá impedir que sua marca de produto seja usada, em conjunto com os sinais distintivos dos comerciantes ou distribuidores, para fins promocionais ou comerciais;

2ª – Não poderá impedir que sua marca seja usada, desde que observadas as práticas leais e honestas de concorrência, pelos fabricantes de acessórios para indicar a finalidade ou destinação do produto;

3ª – Não poderá impedir que o produto colocado, com seu consentimento, no mercado interno circule livremente, sem embaraços, ficando ressalvados os casos de licença compulsória de patentes, previstos no art. 68, §§ 3º e 4º da Lei n° 9.279/96; e,

4ª – Não poderá impedir que a marca seja citada em discursos, obras de caráter científico ou literário ou em publicações gerais, sem fins comerciais ou lucrativos, e que, também, não tenham o condão de vulgarizá-la perante a opinião pública.

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A marca do produto ou serviço encontra na Lei n° 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial, sua esfera protetiva.

Via de regra, com o propósito de ser ter a garantia do uso exclusivo da marca em determinado ramo, seu titular deve proceder o registro da marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial ? INPI, autarquia federal competente para tal registro.

Sendo deferido este pedido, é expedido o certificado de registro da marca, momento este em que começarão a contar os 10 (dez) anos nos quais o titular do registro terá uso exclusivo da marca – no ramo de atuação correspondente à classe para a marca o registro da marca foi expedido, podendo prorrogar tal prazo por períodos iguais e sucessivos.

O registro da marca de produto ou serviço faz com que terceiro não possa utilizar-se da marca no mesmo ramo de atuação, além de dar segurança ao consumidor.

 

8. REFERÊNCIAS

Vade Mecum / obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Luiz Roberto Curia, Livia Céspedes e Juliana Nicoletti. Lei n° 9.278, de 10 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 13 ed. atual. e ampl. Saraiva. São Paulo, 2012.

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial. 13. ed. rev. e atual. de acordo com o novo código civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002). São Paulo : Saraiva, 2002.

 

MAZZAFERA, Luiz Braz. Curso Básico de direito empresarial. 1ª ed. São Paulo :  EDIPRO, 2003.

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[1] Advogada inscrita na OAB/SC sob n° 34.061. Funcionária da Escritório de Advocacia Piazera, Hertel, Manske & Pacher Advogados Associados (OAB/SC 1.029). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Jaraguá do Sul ? UNERJ.